案件概要

這是一起少見的國內(nèi)商標搶注人起訴商標被搶注的國外知名品牌對其構(gòu)成商標侵權(quán)并索要賠償?shù)?ldquo;李逵遇上李鬼”案件。原告劉祚福及其一人公司廣州衣炫服裝有限公司（以下簡稱“原告”）在本案中主張美國知名牛仔褲品牌“LEVI’S”的國內(nèi)運營公司利惠商業(yè)（上海）有限公司在其天貓店使用“李維斯”中文的行為侵犯了其商標“ ”。本案起源自美國利惠公司訴廣州衣炫服裝有限公司和劉祚福侵害商標權(quán)糾紛一案，以下簡稱“前案”。劉祚福在前案審理過程中，發(fā)現(xiàn)利惠公司及利惠商業(yè)（上海）有限公司并沒有“李維斯”中文的商標權(quán)，遂向受理前案的廣州市黃埔區(qū)人民法院提起相當于反訴性質(zhì)的新訴訟，向利惠商業(yè)（上海）有限公司索賠人民幣一百萬元，并要求被告停止使用“李維斯”商標。

鑄成作為被告利惠商業(yè)（上海）有限公司的代理人受托代理后，認真分析案情，尋找案件的突破口并精確擬定訴訟策略，認真、廣泛、深入、細致地收集證據(jù)，精心地準備、認真參加所有訴訟活動，同時在利惠公司訴原告商標侵權(quán)訴訟的中大獲全勝，為本案的勝訴爭得先機。經(jīng)審理，一審法院就本案做出一審判決，駁回了原告的所有訴訟請求。

案件背景

本案的涉案商標“ ”（注冊號：7520264）申請于2009年7月6日，于2010年10月28日獲得注冊，核定使用商品為第25類服裝商品。劉祚福成立了一家個人公司廣州衣炫服裝有限公司，通過授權(quán)經(jīng)營“酷艾李維斯”品牌牛仔褲。2015年，通過商標轉(zhuǎn)讓，劉祚福正式成為商標“ ”的所有人。本案的被告利惠商業(yè)（上海）有限公司是美國利惠公司在華的關(guān)聯(lián)公司，負責在中國大陸經(jīng)營“LEVI’S”品牌牛仔褲。早在1974年，利惠公司就在中國注冊了其品牌的英文商標“LEVI’S”，并先后注冊了一系列文字和圖形商標，并廣泛使用在其產(chǎn)品上。

早在上個世紀90年代，“LEVI’S”品牌牛仔褲就進入了中國大陸市場，但是由香港的關(guān)聯(lián)公司進行經(jīng)營。當時“LEVI’S”商標對應(yīng)的官方中文為“利惠”，1987年利惠公司在中國申請注冊中文商標“利惠”。令人意想不到的是該商標并沒有為公眾所熟知，相反與英文“LEVI’S”發(fā)音更為接近的中文“李維斯”被公眾廣泛用來指代“LEVI’S”品牌。當利惠公司意識到這一情況時已經(jīng)有大量的搶注人在先申請了與此相近似的商標，使得利惠公司無法成功注冊該商標。本案的涉案商標正是在這一時期得以注冊成功。在得知自己侵權(quán)行為被“LEVI’S”品牌的所有人利惠公司盯上后，被告明知自己在另案中被起訴侵權(quán)且極可能敗訴，便已搶注的商標為基礎(chǔ)對品牌方提起侵權(quán)訴訟，妄圖扳回一城。由于“LEVI’S”品牌在天貓平臺開設(shè)了旗艦店，該店鋪由本案的被告經(jīng)營，天貓作為第三方品牌的銷售數(shù)據(jù)較為公開透明，原告就以此為依據(jù)向被告索賠人民幣一百萬元。

原告于2017年3月24日以利惠商業(yè)（上海）有限公司使用“李維斯”標識侵犯了其注冊商標的專用權(quán)為由將其訴至廣州市黃埔區(qū)人民法院，要求停止侵權(quán)， 2017年9月18日，法院最終駁回了原告的全部訴訟請求。

案件難點

第一、劉祚福所擁有的商標“ ”申請注冊時間早，本案立案之時早已過了五年，沒有任何記錄顯示品牌權(quán)利人利惠公司對該商標提過任何異議，品牌權(quán)利人有怠于行使權(quán)利的嫌疑。不僅如此，在利惠公司訴廣州衣炫服裝有限公司和劉祚福商標侵權(quán)一案，品牌方已向一審法院提交了大量證據(jù)證明原告使用了涉案商標。若利惠公司以連續(xù)三年未使用申請撤銷涉案商標，則有反言的風險。

第二、作為本案被告的利惠商業(yè)（上海）有限公司與品牌方美國利惠公司，在本案立案之時對中文“李維斯”不享有任何權(quán)利。盡管利惠公司早就在第25類申請了中文“李維斯”，但由于異議程序，在本案一審?fù)忞A段該商標尚未獲得有效注冊。同時，鑒于“李維斯”并非品牌方官方譯名，品牌經(jīng)營人并沒有廣泛使用該商標，更不存在在涉案商標申請前使用該商標，因此缺乏事實和證據(jù)支持被告對“李維斯”商標主張在先權(quán)利。

第三、“李維斯”商標并非源自品牌權(quán)利人，而是民間譯法。盡管廣大消費者和媒體在使用“李維斯”時均指代的是“LEVI’S”品牌，但由于沒有商標權(quán)利，無論是利惠公司還是被告都極少在經(jīng)營活動中使用直接使用“李維斯”商標。致使消費者和媒體用“李維斯”指代“LEVI’S”這一現(xiàn)狀并非出于品牌權(quán)利人的本意，而是市場發(fā)展的客觀事實。雖然“李維斯”商標本身所承載的商譽源自被告對“LEVI’S”品牌的經(jīng)營，但是缺乏直接證據(jù)證實被告有意識的在“LEVI’S”和“李維斯”之間建立聯(lián)系。

訴訟策略

經(jīng)過我們的認真分析，我們認為本案的焦點問題在于被告實際使用“李維斯”能否與原告的商標“ ”構(gòu)成混淆。根據(jù)上述焦點，我們擬定了如下訴訟策略：

第一、通過大量的證據(jù)證明“李維斯”中文與被告有權(quán)使用的“LEVI’S”商標存在唯一對應(yīng)關(guān)系，從而說明被告使用“李維斯”商標的正當性。為此，我們從以下方面進行了大量舉證：首先，搜集了大量涉及“李維斯”的新聞媒體報道以及網(wǎng)絡(luò)文章，向法庭展示很早以前就有媒體使用“李維斯”指代美國牛仔褲品牌“LEVI’S”，且并非個案，這種公眾的共識由來已久。其次，收集大量的商標局商評委認定“李維斯”與“LEVI’S”一一對應(yīng)關(guān)系的裁定書。

第二、通過對“LEVI’S”品牌知名度的集中闡述，證明被告使用“李維斯”商標不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆其商品來源自原告。為此，我們從以下方面進行了大量舉證和充分論證：其一，提交商評委認定“LEVI’S”英文商標為馳名商標的裁定；其二，提交大量文字和影像證據(jù)，證明LEVI’S”品牌在包括中國在內(nèi)的全球的高知名度，論證主觀上被告沒有意圖盼復(fù)原告的品牌知名度，客觀上原告的品牌知名度遠不及被告，被告使用涉案標識不會造成混淆。

第三、詳細分析被告對“李維斯”商標的實際使用情況，強調(diào)其使用僅限于天貓旗艦店的商品名稱中，而不涉及品牌宣傳和其他商業(yè)活動，從而得出結(jié)論被告對“李維斯”商標的使用并非普通的商標使用，而是兼具了商品名稱的性質(zhì)。

第四、向法庭詳細介紹案件背景并提交了關(guān)聯(lián)案件的材料，證明原告提起本案訴訟系的真實意圖在于逃避其應(yīng)承擔的侵權(quán)責任，這是一種浪費司法資源的惡意訴訟行為。

典型意義

第一、這是一起少有的商標搶注人狀告品牌經(jīng)營人商標侵權(quán)的案件。“LEVI’S”品牌擁有百年歷史，品牌所有人利惠公司在不斷開拓商業(yè)市場的過程中并沒有放松對品牌知識產(chǎn)權(quán)的保護，然而即便如此利惠公司還是忽視了消費者認知對品牌知識產(chǎn)權(quán)的影響。消費群體對“李維斯”商標的認識已經(jīng)形成相當長一段時間，而作為該商標商譽的樹立者，品牌經(jīng)營人卻不能使用該商標對其而言無疑是巨大的經(jīng)濟損失。反之，商標搶注人以搶注的商標為基礎(chǔ)，肆意合法使用搶注商標，欺騙大眾，對品牌經(jīng)營人絕對是雙層傷害。若被法院認定侵權(quán)，更會對國際知名品牌帶來不可承受的商譽損害。因此，本案對于利惠公司及其關(guān)聯(lián)方來說是一場至關(guān)重要的重大戰(zhàn)役。通過我們的代理，我們有效地維護了客戶的商業(yè)利益，實現(xiàn)了客戶利益最大化。

第二、本案的一審判決不僅駁回了原告所有的訴訟請求，一審法院還認定了“李維斯”是知名商品名稱，從根本上確立了品牌方對“李維斯”的在先權(quán)利。知名商品名稱權(quán)作為受《反不正當競爭法》保護的權(quán)利一般只能通過訴訟程序得以認定且證據(jù)要求極高。知名商品名稱權(quán)無疑是對商標“李維斯”的第二重保護。