鑄成
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本案是蒂芙尼公司通過司法程序認定馳名商標的第一起案件,對蒂芙尼公司的其他民事侵權案件和行政案件具有積極的示范作用。本案入選北京知產法院 “規制商標惡意注冊典型案例”。
本案是一起典型的國內企業搶注國外知名品牌的商標行政案件。原告上海真蒂裝飾材料有限公司(簡稱“上海真蒂”)向國家工商行政管理總局商標局申請了第8009772號“蒂凡尼”商標,指定使用在第27類“墻紙等”商品上。2015年9月,國家工商行政管理總局商標評審委員會依據美國蒂芙尼公司(簡稱 “蒂芙尼公司”)的請求作出無效宣告裁定,對該商標予以無效宣告。上海真蒂不服該無效宣告裁定,起訴至北京知識產權法院。
鑄成接受蒂芙尼公司委托之后,認真分析案情,篩選案件難點,制定了精準的訴訟策略。為便于合議庭全面了解案件證據材料,鑄成代理律師在庭前準備了詳細的證據清單和證據說明。在庭審活動中,鑄成代理律師結合證據詳盡闡述了原告攀附客戶商標和其他知名品牌的惡意,并在庭后圍繞庭審的焦點問題提交了詳盡、有針對性的代理意見,最終成功說服北京知識產權法院認定蒂芙尼公司的商標TIFFANY 構成馳名商標,并據此駁回了原告的訴訟請求。
付同杰、戴國琛
原告上海真蒂裝飾材料有限公司于2010年1月向國家工商行政管理總局商標局申請了第8009772號“蒂凡尼”商標,指定使用在第27類“墻紙;非紡織品壁掛;非紡織品制墻?。坏靥?;塑料或橡膠地板塊;席”商品上。2013年11月,蒂芙尼公司以第14類“珠寶等”商品上注冊的 “TIFFANY”和 “TIFFANY&CO.” 商標作為引證商標向國家工商行政管理總局商標評審委員提起無效宣告申請。2015年9月,國家工商行政管理總局商標評審委員會作出無效宣告裁定,對該商標予以無效宣告。上海真蒂不服該裁定,起訴至北京知識產權法院。
第一、本案中,商標評審委員會適用商標法第13條,通過認定馳名從而給予跨類保護支持了蒂芙尼公司的無效宣告請求。相較于商標評審委員會,北京知識產權法院在適用商標法第13條時更為謹慎,要說服法院采納蒂芙尼公司的使用證據并認可“墻紙等”商品與“珠寶等”商標的關聯性,進而給予引證商標跨類保護,并非易事。
第二、與商標評審委員會相比,北京知識產權法院對證據的形式要求更為嚴格,而蒂芙尼公司賴以主張馳名的證據多數為復印件。因此,需要代理律師通過更為詳盡和有理有據的闡述說服承辦法官,幫助其完成自由心證,采納我方所提交的證據。
第三、從2011年2月獲準注冊起至本案審理之時,本案的爭議商標已經使用長達6年之久。上海真蒂提交了多種形式的使用證據,其中包括一些榮譽獎項,并據此主張爭議商標在業界具有一定知名度,與引證商標共存不會導致相關公眾的混淆誤認。為防止法院采納上海真蒂的使用證據,代理律師需要認真挖掘對方證據中的破綻,說服法院對其證據不予采信。
第四、商標申請人的惡意是法院審理商標案件考慮的重要因素。爭議商標并非系上海真蒂最初申請,還是其在獲準注冊后轉讓所得。上述事實無疑增加了案件的難度,需要代理律師做更多的工作。
第一、從商標申請本身尋找惡意證據。雖然上海真蒂聲稱其并無其他惡意搭乘蒂芙尼公司知名度的行為,但是鑄成團隊發現,上海真蒂還曾申請了純英文的“DIFFANY”及中英文組合“蒂凡尼墻紙DIFFANY”商標。據此,鑄成向法院主張,上海真蒂的商標申請行為本身即能夠反映出其將爭議商標“蒂凡尼”與“DIFFANY”作為其中英文對應商標注冊和使用的意圖。鑒于“DIFFANY”商標與引證商標混淆性近似的事實,可以判定其申請爭議商標系出于攀附蒂芙尼公司馳名商標聲譽的目的。
第二、從爭議商標申請人和上海真蒂的關系入手尋找惡意證據。經鑄成團隊調查,爭議商標申請人和上海真蒂的出資股東均包含多個相同的個人。因此鑄成向法院主張上海真蒂與爭議商標申請人系關聯主體,上海真蒂轉讓和使用爭議商標具有惡意,從而促使法院向上海真蒂詢問其與商標申請人的真實關系并最終說服法院認可上海真蒂的使用惡意。
第三、通過第三方證據佐證其銷售證據的真實性。蒂芙尼公司提供的使用證據多為復印件且其提供的審計報告無法提供完整的證據版本。在開庭中,法院質疑了該銷售證據的真實性。為此,鑄成律師主張銷售類證據的真實性可以通過其他類型證據,如經國圖證明的宣傳報道、各地工商部門的處罰決定、商標局作出的裁定,加以佐證。由于其他證據的真實性不言自明,數量多且涵蓋省份全面,這些證據能夠印證其銷售證據的真實性。
第一、在判斷訴爭商標申請注冊是否會誤導公眾、致使馳名商標所有人利益受損時,應到充分考慮馳名商標在相關公眾中的熟知程度、商標的近似程度、指定商品的關聯程度、訴爭商標注冊人的主觀惡意等因素,并加以綜合判斷。
第二、在搜集訴爭商標注冊人主觀惡意證據時,可以從注冊人商業使用、商標申請等多個角度入手,有時能夠相互印證的間接證據亦能說服法官認定注冊人的攀附惡意。
第三、如權利人無法提供大量銷售證據的案件,國圖的檢索報告、工商查處報告和商標局商評委的有利裁定亦能起到證明知名度的作用。當然,前提是此類證據要達到一定的數量,從規模上和實質上能夠形成優勢證據。